Баранова Елена г. Москва

ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И ТОВАРНЫЙ ЗНАК В РФ – СВЕТ И ТЕНЬ

Защитить права на рынке на «имя» своей компании, обеспечить узнаваемость и различительную способность от конкурентов выпускаемой продукции и/или оказываемых услуг – первостепенная задача любого юридического лица, или лица, ведущего предпринимательскую деятельность. Защита средств индивидуализации, как правило, осуществляется по средствам правовой охраны фирменного наименования или товарного знака.
Товарный знак - На товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 1477 п.1 ГК РФ).
Фирменное наименование - Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица (ст. 1473 п.1 ГК РФ).

До вступления в силу 4-й часть ГК РФ действовало «Положение о фирме 1927г», которое согласно ст. 10 указывало, что право на фирменное наименование (ФН) возникает с момента фактического использования фирмой ее ФН на счетах, бланках, товарах предприятий их упаковке и пр.) – независимо от регистрации предприятия. В настоящее время под регистрацией предприятия подразумевается регистрация в качестве юридического лица и внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).
На сегодняшний день, согласно ст. 1475 определяет, что «Ha территории Российской Федерации действует исключительное право на ФН, включенное в ЕГРЮЛ. Исключительное право на ФН возникает со дня государственной регистрации ЮЛ и прекращается в момент исключения ФН из ЕГРЮЛ в связи с прекращением юридического лица либо изменением его ФН».
Ст. 1476 указывает на соотношение прав на ФН с правами на коммерческое обозначение (КО) и товарный знак (ТЗ) и знак обслуживания, и отмечает, что «ФН или отдельные его элементы могут использоваться правообладателем в составе принадлежащего ему КО. ФН, включенное в КО охраняется независимо от охраны КО. Также в п.2 данной статьи отмечается, что «ФН или отдельные его элементы могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему ТЗ и знаке обслуживания. ФН, включенное в ТЗ или знак обслуживания охраняется независимо от охраны ТЗ».
Анализируя вышеуказанные статьи можно сделать вывод: законодательство РФ определило ФН как ФН ЮЛ, придало регистрации ФН правоустанавливающее значение, закрепило дату возникновения исключительного права на ФН (с момента государственной регистрации), поставило в основу разрешения споров правообладателей принцип «старшинства права», утвердило в качестве субъекта права на ФН только ЮЛ, являющихся коммерческими организациями.
Данные статьи четко определяет необходимость регистрации юридического лица и выполняют только в этом случае правовую охрану его ФН.
В соответствии со ст. 1473 4-й ч ГК РФ «Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим ФН, которое определяется в его учредительных документах и включается в ЕГРЮЛ при государственной регистрации юридического лица. ФН юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности. Юридическое лицо должно иметь полное и вправе иметь сокращенное ФН на русском языке, лицо вправе иметь также полное и (или) сокращенное ФН на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках. Фирменное наименование юридического лица на русском языке и языках народов Российской Федерации может содержать иноязычные заимствования в русской транскрипции или соответственно в транскрипциях языков народов Российской Федерации, за исключением терминов и аббревиатур, отражающих организационно-правовую форму юридического лица. ФН государственного унитарного предприятия может содержать указание на принадлежность такого предприятия соответственно Российской Федерации и субъекту Российской Федерации».
Здесь возникает вопрос, почему Законодатель выделяет ФН ЮЛ – коммерческих и государственных организаций? Ведь существуют такие же равноправные юридические лица, с организационно-правовой формой, к примеру, Автономная некоммерческая организация или Негосударственное образовательное учреждение. В Уставе таких организаций указано, что деятельность их направлена не на извлечение прибыли, ибо они – некоммерческие организации. Вниманием новой 4-й части ГК РФ они явно обделены, про их существование конкретно ничего не сказано, и лишь остается догадываться, что указание п.1 ст. 1474 «Юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках» - относится и к некоммерческим организация, чьи права на ФН также «равноправны и равнозащищены» как и права на ФН коммерческих и государственных организаций.
Подобная ситуация наблюдается не только в 4-й части ГК РФ, но и в его 1-й части, в частности п. 4 ст. 54 ГК РФ указывающей, что «Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет право исключительное право его использования».
Согласно Российскому законодательству правовая охрана ФН регулируется – п.3. ст. 1474 «Не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица».
Следует заметить, что в Российском Законодательстве отсутствует исходное определение понятия ФН!
Что касается правил применения Российских и Международных норм, то если Международным договором РФ установлены правила, иные чем законом РФ, то применяются правила, предусмотренные Международным договором.
Следовательно в данном случае для защиты российского ФН будет действовать ст.8. Парижской конвенции об охране прав промышленной собственности, которая указывает, что «фирменное наименование охраняется во всех странах Союза охраняется независимо от того, является ли оно частью товарного знака». К сожалению, в данной статье не указано четко в какой зависимости и от чего оно охраняется – вне зависимости от совпадения с собственным товарным знаком или знаком других лиц»?
В развитии этого можно сказать, что регистрация этих лиц предоставляет им исключительное право на использование ФН для индивидуализации своей предпринимательской деятельности. Как показывает данное определение в нашей стране созданы неравные условия регистрации прав на ФН.
В отечественной юридической литературе отмечается, что «Наименованием ЮЛ считается название, которое индивидуализирует юридическое лицо, в совокупности его прав и обязанностей как самостоятельный субъект права. Наименование является для ЮЛ тем же, чем для физического лица его имя, т.е. личным (моральным) правом, которое не может быть предметом оборота.
ФН является название, под которым физическое или юридическое лицо обозначает предприятие, которое оно использует для идентификации своих отношений с клиентами. Поэтому фирменное наименование, являясь объектом промышленной собственности, может передаваться, т.е. быть предметом оборота, но, в отличие от прав на ТЗ – передаваться только неразрывно с самим предприятием.
Т.о из вышесказанного можно понять, что не только коммерческие ЮЛ могут иметь ФН, но обладать ФН могут и физические лица занимающиеся предпринимательской деятельностью. Однако Федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 08 августа 2001 г № 129-ФЗ для индивидуальных предпринимателей в соответствие с п.2. ст. 6 «В едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей содержатся следующие сведения об индивидуальном предпринимателе: а) фамилия, имя отчество на русском языке для граждан, пол, дата и место рождения, гражданство, место жительства и пр…» Как видно из данной статьи, что при регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) указывается его ФИО и ряд других основных данных, но ни какого ФН данная процедура не предусматривает. Пройдя процедуру регистрации в качестве ИП средством индивидуализации, которое отражено и в печати ИП служит фамилия зарегистрированного ИП «ИП Иванов».
Известно, что по договору коммерческой концессии (КК) сторонами договора могут быть не только коммерческие организации, но и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП). Следовательно, субъектами права на ФН могут быть не только коммерческие организации, как отмечено в ГК РФ, но и граждане, зарегистрированные в качестве ИП. Особо надо подчеркнуть, что только регистрация ЮЛ и гражданина предоставляет им исключительное право на использование ФН в целях индивидуализации совей предпринимательской деятельности.
Кроме того, в вышеназванных статьях не регламентирован вопрос о преимуществе ранее зарегистрированного одного из средств индивидуализации (ФН, ТЗ,КО) в случае их тождественности или сходности до степени смешения.
Некорректным считается п. 6 ст. 1252 ГК РФ, осветившую что «Если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и/или контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.
Для целей настоящего пункта под частичным запретом на использование понимается:
- в отношении фирменного наименования - запрет на его использование в определенных видах деятельности;
- в отношении коммерческого обозначения - запрет на его использование в пределах определенной территории и/или в определенных видах деятельности», поскольку определение преимущества средств индивидуализации должно быть отражено в ст. 1476, имеющей соответствующее для этого название «Соотношение прав на ФН с правами на КО и ТЗ знак обслуживания».
А как же освещен вопрос, касающийся правовой охраны ФН в Парижской конвенции?
В соответствие со ст.8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, согласно которой ФН охраняется во всех странах-участницах Парижской конвенции без обязательной подачи заявки или регистрации, то можно констатировать, что иностранные владельцы ФН получают некоторое преимущество перед национальными, к примеру, Российскими владельцами, при условии если в этом государстве действует принципа приоритета положений Международного договора перед национальным Законодательством.
Значит в нашей стране созданы неравные условия для национальных ФН по факту наличия процедуры регистрации в отличие от иностранной процедуры при которой охрана ФН осуществляется не зависимо от регистрации или ее отсутствия и для устранения этого момента необходимо принять ряд национальных законодательных актов, позволяющих осуществлять правовую охрану ФН в нашей стране на равных с другими странами условиях.
В Российской практике Законодательство предоставляет правовую охрану национальным ФН – только при наличии регистрации в ЕГРЮЛ. Здесь хочется особо подчеркнуть момент правомерности регистрации тождественных ТЗ и ФН и определить орган, ответственный за неправомерность регистрации таких средств индивидуализации.
Учитывая, что в РФ процедура регистрации ЮЛ и автоматически, в соответствие с национальным Законодательством их ФН обязать регистрирующие органы проводить «встречный поиск на тождество и сходство» регистрируемых ЮЛ и выдаваемых свидетельств на ТЗ, при этом, руководствуясь п.6. ст. 1252 и принципом «старшинства права».
На сегодняшний день эксперты Роспатента - проводя процедуру экспертизы и регистрации ТЗ выполняют поиск на тождество и сходство ТОЛЬКО среди:
-заявленных товарных знаков, по которым процедура экспертизы еще ведется;
-выданных свидетельств на уже зарегистрированные товарные знаки
-в соответствие с «Рекомендациями по соотношения прав на ТЗ и промышленные образцы (ПО)» и п.3, ч.9. ст. 1483 – редкий эксперт проводит поиск по фондам заявленных и выданных ПО.;
Однако, та же ст. 1483, ч. 9 п.1 ГК РФ указывает, что «Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные: названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака».
ч.8. ст.1483. четко указывает, что «Не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения)…..»
Эксперты Роспатента используют при проведении экспертизы любые доступные открытые источники (собственные фонды и базы данных, интернет, поисковые системы и пр). Товарные знаки регистрируются, если дело не касается какого-либо широко известного литературного произведения и права на использование запрашивать у авторов или родственников не требуется. Хотя здесь следует отметить, что для соблюдения всех требований Законодательства при проведении экспертизы Роспатент, являющийся в данном случае перед заявителями-правообладателями гарантом правомерной регистрации должен обращаться к БД Ленинской библиотеки для определения отсутствия произведений препятствующим регистрации того или иного товарного знака. На сегодняшний день этого не происходит.
Регистрирующий ЮЛ орган – налоговая инспекция при регистрации нового ЮЛ и, автоматически, регистрации его ФН не осуществляет «встречного поиска» поиска по БД Роспатента и БД Ленинской библиотеки – в части тождественных и сходных до степени смешения ТЗ, ПО и объектов авторского права.
Эта проблем обусловлена отсутствием у таких серьезных регистрирующих органов отсутствием вменения им на государственном уровне проведения при регистрации полного поиска по БД содержащих сведения о тождественных и сходных средствах индивидуализации и поиска произведений авторского права. Страдает же от этого нигилизма как регистрирующих органов так и несовпадения законодательных актов правообладатель, который долгими вечерами пишет возражения, ходатайства и иски, обивая пороги уже других –досудебных и судебных инстанций.
Специалисты по интеллектуальной собственности и патентные поверенные также как и эксперты Роспатента при обращении к ним заказчика по вопросу поиска тождественных товарных знаков не дают никаких гарантий, а в своих отчетах о поиске указывают, что он был проведен с помощью автоматизированной поисковой системы Роспатента по доступным БД, не предупреждая клиента о том, что даже при прохождении экспертизы и получении им свидетельства на товарный знак ему могут как в палате по патентным спорам (ППС), так и в суде противопоставить все то, что не проверил эксперт, в связи с отсутствием у него такой функции на этапах экспертизы, или все что не входит в обязанность проверки поверенного (ФН другой организации тождественное ТЗ, объект авторского права, название ПО, а так же прочие рекомендации в соответствие с действующими основаниями для отказа в регистрации).
Учитывая такую сложность защиты своих средств индивидуализации – ФН и ТЗ, обусловленных неоднозначностью законодательной базы и многочисленными расхождениями в ней, неполноценном поиске проводимым Роспатентом, ограничением своей ответственности патентно-правовых фирм перед заказчиком - ППС, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и суды заваленные подобными делами пожинают плоды несовершенства законодательной базы и неполноценной работы специалистов регистрирующего органа и организаций, оказывающих правовые услуги, а вместе с ними эти плоды пожинают и правообладатели, блуждающие в поисках четких действующих на практике законов и добросовестных специалистов.